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2023-06-14

商标无效宣告案件行政程序及行政诉讼程序中的证据要求及举证责任分析


一、关于商标的无效宣告


注册商标的无效宣告,是指依据现行《商标法》第四十四条、四十五条、四十六条和四十七条的规定,对已经注册的商标,因违反商标法的禁止注册、不以使用为目的的恶意注册等规定,或者对违反第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的属于因侵犯他人权益或在先权利取得注册的,可由商标局分别主动依职权或依申请宣告该注册商标无效的制度。被宣告无效的商标自始无效,即自始不发生法律效力。


注册商标宣告无效的行政程序,因启动主体的不同,也有所区别。


商标局依职权宣告注册商标无效的,当事人可向商标评审委员会申请复审,对复审决定不服,可以向北京知识产权法院提起行政诉讼。


其他单位或者个人提起的商标无效宣告申请,应当向商标评审委员会提起,当事人对商标评审委员会的决定不服,没有复审程序,可直接向北京知识产权法院提起行政诉讼,法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。


由此可见,商标无效宣告程序既是在特定情形下维护商标注册秩序以及整体社会利益的重要手段,也是在先权利人或利害关系人用于保护自身权益的重要救济方式。


在商标无效宣告行政程序和行政诉讼程序中,无论是商标局依职权还是依申请进行无效宣告的审查,还是当事人对无效宣告结果不服提起行政诉讼,所依据的证据都是审查或审理最关键因素之一,因此证据及举证责任的分配至关重要。 


由于商标局依职权对特定商标进行无效宣告主要是以绝对不能注册的理由进行,其相关无效证据由商标局主动搜集并采用,此类无效决定多针对“造成重大不良社会影响”的商标,商标持有人基本明知其不适宜注册,因此虽有完整的法律救济流程,也很少选择利用复审和行政诉讼程序来试图翻盘。


因此本文将结合最高院指导案例:(2019)最高法行再224号 重庆江小白酒业有限公司、国家知识产权局、重庆市江津酒厂关于商标权无效宣告行政纠纷一案,仅就依申请宣告无效这一类型分别从行政程序和行政诉讼程序两个阶段来分析商标无效宣告的证据要求及其举证责任。


二、无效宣告申请行政程序中的

证据要求及举证责任


(一)

申请人的举证


商标无效宣告需要有具体的事实依据,申请人需要搜集相关证据,在无效理由方面提供充足的证据支持,这些证据一般来自商品市场、历史档案、商标注册文件以及其他可证明商标涉嫌无效的材料。


当申请人提交商标无效宣告申请时,需要提供包括但不限于以下几种证据:


1、争议商标存在的证据,包括争议商标注册号、商标文字图案,以及在相同或类似的商品或服务上宣传推广和使用的证据。

2、争议商标容易引起消费者误认或混淆的证据,如电商平台的评价等。

3、争议商标涉及的文字图案等是否属于公共领域的证据,比如国家标准、地方志、行业协会的年鉴等。

4、引证商标权利证据,例如优先权证据、商标注册证、商标维权认定、商标侵权诉讼判决等。

5、引证商标使用及知名度证据,包括商标许可授权书、商品销售记录、发票、广告宣传资料、市场调查报告、获奖情况、专项审计报告等,若没有使用证据可能会面临相对方反过来对引证商标提起撤销程序。

6、其他在先权利证据。主要包括人身权中的姓名权和肖像权、著作权、外观设计专利权、企业名称权、知名商品的特有名称、包装或装潢使用权、地理标志权、特殊标志权、奥林匹克标志权及世界博览会标志权等。


如在江津酒厂对“江小白”商标提起无效宣告申请的案件中,江津酒厂提出无效宣告的主要法律依据就是2001年《商标法》第15条第1款:


未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。


江津酒厂主张,新蓝图公司(江小白关联公司)是其经销商,新蓝图公司是为其设计诉争商标,其在先使用诉争商标,因此诉争商标的申请注册违反前述法条规定,在行政阶段提供下列主要证据来支持其主张:


证据

证明目的

诉争商标第10325554号“江小白”档案

诉争商标申请、注册、转让过程、时间及相关主体等信息

双方定制产品销售合同公证书及媒体报道

证明两者之间存在代理经销关系

申请人2012年参展视频公证书及与酒瓶厂签订的江小白封样表、申请人与案外人的产品销售合同、送货单,申请人的销售发票、货运协议

证明申请人在先使用

另案无效宣告请求审查决定书

证明诉争商标侵犯外观设计权利

申请人与诉争商标实控人邮件公证书

证明申请人委托对方设计商标

申请人设计合同及外观设计专利证书

证明申请人的在先权利


(二)

争议商标持有人的答辩证据


现行《商标法》第四十四条第3款:其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告注册商标无效的,商标评审委员会收到申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。


争议商标的持有人在无效宣告程序中并不负有法律上的举证责任,但商标被申请无效宣告后若不积极进行答辩将直接面临商标被无效的风险,无效宣告答辩是商标法赋予当事人的法定权利,同时也是其向商标评审委员会反驳申请方观点的唯一合法途径。


在答辩过程中,争议商标的持有人应尽量提供能反驳申请人无效申请的证据,主要包括但不限于以下证据:


1、能证明申请人依据的在先权利不成立、不稳定或正处于其他于己有利的程序中的证据,如在先商标正被申请无效或撤销等;

2、足以证明相关公众基于日常生活经验等不会对诉争商标指定使用的商品质量、用途等特点产生误认的证据;

3、足以证明诉争商标的使用能使其发挥识别商品来源的作用的证据;

4、足以证明诉争商标经使用已获得显著性的证据。


在前述江津酒厂对“江小白”商标提起无效宣告申请的案件中,在行政阶段商标评审委员会向江小白公司寄送的答辩通知被退回,江小白公司在规定期限内未提供证据也未予答辩。因此只能承担行政阶段商标被宣告无效的不利后果。


三、无效宣告行政诉讼程序中的

证据要求及举证责任


行政诉讼案件就是对具体行政行为的合法性进行审查并作出裁判来解决行政争议,以保障行政相对人的合法权益。不同于商标侵权的民事诉讼和刑事诉讼,商标行政诉讼的被告是特定行政主体即商标局(国家知识产权局),法官应当根据行政程序法的证据规则来审查行政行为的合法性。    


法院要借助证据查明的事实主要包括:行政争议产生事实,例如被告在做出无效审查决定的过程、该无效审查决定认定的事实、适用的法律和结果等;以及与被诉行政行为合法性有关的事实,例如无效审查决定中所依据的无效证据等。


下面从原告、被告和第三人等不同的主体角度分别阐明举证责任承担。


(一)

被告的举证


商标无效宣告诉讼程序依然是遵循行政诉讼法,行政机关作为被告方,需要对其做出具体行政行为的合法性提供证据、依据,其举证责任具有相对性,不是对全部的事实承担举证责任。


《行政诉讼法(2017修正)》第三十四条第1款:被告对作出的行政行为负有举证责任,应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。


行政机关和行政相对人是管理和被管理关系,前者具有更强的举证能力,相应地承担主要举证责任。商标局需要证明被诉的无效审查决定合法,同时证明原告的诉讼请求不成立。在商标无效审查中,所依据的规范性文件主要是指商标局发布的《商标审查审理指南》。


 《行政诉讼法(2017修正)》第三十五条:在诉讼过程中,被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。


可见,行政机关所提供的证据只能是在做出该行政行为过程中的使用的证据。


(二)

原告的举证


《行政诉讼法(2017修正)》第三十七条:原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的,不免除被告的举证责任。


如在江津酒厂对“江小白”商标提起无效宣告申请的案件中,江津酒厂提出无效宣告的主要法律依据就是2001年《商标法》第15条第1款:


 与被告的行政诉讼举证责任相比,原告的举证责任相对较小,并且举证期限也更加宽容。但是原告作为行政相对人,其利益直接与无效审查决定相关,应该尽力提供证据去证明对被诉行政行为违法,以争取对自己有利的判决。


原告的举证范围主要包括两方面:(1)原告负举证责任主要限定在起诉符合法定条件等;(2)原告可以提供证据来证明行政行为违法,并且该证据可以是在行政处理程序中没有提出过的。


下面依旧以前述江小白商标无效案件为例进行说明。


江小白公司不服被诉商评委裁定,向北京知识产权法院(一审法院)提起行政诉讼,请求撤销被诉裁定,责令商标评审委员会重新作出裁定。


一审被告商评委提交了无效审查阶段的所有证据材料。


一审原告江小白公司一审中提供的主要证据如下:


证据

证明目的

商评字89999号关于第10325554号“江小白”商标异议复审裁定书

证明江津酒厂在商标异议程序中提供的同一证据没有被商评委认可其证明力

来往邮件公证书

证明江小白相关创意来源于江小白实控人

江小白申请人情况说明

证明江小白系列商标创意过程

案外人的企业信用报告

证明江津酒厂与案外人的合同早于案外人的成立时间


庭审结束后,一审第三人江津酒厂提交新证据即专项审计报告,证明其江小白白酒的销售收入,但因庭审后提交且无证明力而没有被法院采纳。


一审法院依据原告江小白提交的证据,认定商评委事实认定错误,在诉争商标申请日前,“江小白”商标并非江津酒厂的商标,因此推翻了商评委的无效宣告裁定。


江津酒厂不服提起上诉,二审中三方均没有提供有效的新证据,北京高院依据同样的证据,但做出了相反的认定,认定江津酒厂已经实际在先使用“江小白”品牌,从而推翻了一审判决。


江小白公司不服,向最高院申请再审,并提交了新证据如下:


证据

证明目的

江津酒厂与案外人森欧公司的合同、送货单,森欧工商档案,送货单笔迹鉴定等

证明二审判决据以定案的证据为伪造

江津酒厂与江小白关联公司的销售合同、送货单、江小白品牌费用投入凭证、媒体报道等

证明与江津酒厂就“江小白”产品是定制产品合作关系,不属于2001年商标法第十五条规定的代理或代表关系

江津酒厂生产的“小江白”产品公证书、外观设计专利等

证明江津酒厂全面摹仿江小白公司“江小白”商标、卡通形象、广告语及包装设计,已经造成混淆误认,严重违反诚信原则、具有恶意


在上述案例中,商评委依据行政处理程序中的证据做出的无效审查决定可能并不违法,但因案情较为复杂,当时江津酒厂提供的证据并不充足,且江小白没有积极提供证据并参与答辩,导致无效决定的结果与客观情况有偏差。在后续行政诉讼中,双方通过提交新证据帮助查清事实,从而有利法院更客观地做出认定。


(三)

第三人的举证


《行政诉讼法(2017修正)》第三十四条第2款:被告不提供或者无正当理由逾期提供证据,视为没有相应证据。但是,被诉行政行为涉及第三人合法权益,第三人提供证据的除外。


商标无效行政诉讼中的第三人是与被诉行政行为有法律上利害关系和与诉讼结果有法律上利害关系之人。在行政诉讼一审程序中,第三人是有独立请求权第三人,在被告败诉后可以单独提起上诉。行政诉讼法对于原告和第三人的举证责任做出了规定了类似的规定。第三人的举证是其维护自己权益的方式,是对被告举证责任的补充,也是一种权利。


在商标无效的行政诉讼中,第三人和被告对被诉行政行为的主张和利益趋于一致。因此,当被告无正当理由逾期举证时,法院可允许第三人举证证明被诉具体行政行为的合法性,以保护第三人的合法权益。事实上,在实践中,被告国家知识产权局在行政诉讼中相对消极被动,主要还是第三人来提供证据,积极参加辩论,以期实现将争议商标无效宣告或维持的最终意图。


再者,第三人作为商标无效审查处理中的当事人,其更为了解其自身在先权利或诉争商标的具体情况,相应地在行政诉讼程序中可以提供更多的证据,以帮助法院查清相关事实。


本案第三人江津酒厂也提交了部分再审证据主要如下:


证据

证明目的

媒体报道等

证明“江小白”与江津酒厂已经形成一一对应关系,相关公众不会将“江小白”酒对应到其他企业

瓶盖购销合同及发票等

证明江津酒厂使用“江小白”商标,而且将“江小白”酒产品销售给新蓝图公司,与新蓝图属于经销关系

商标无效宣告请求裁定书、外观设计专利无效宣告请求审查决定

证明江小白公司抢注江津酒厂的“江小白”“江大白”“小江白”“小白江”系列商标均被商标评审委员会宣告无效。江小白公司申请的“江小白”包装的外观设计专利因与江津酒厂在先使用的“江小白”商标构成近似而被宣告无效


最高院认为,整个案件的焦点依然是诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定。


针对这一焦点,在江小白公司举证反驳之下,而江津酒厂提供的证据不足以证明其在先使用诉争商标,也不能证明其拥有“江小白”相关知识产权。


最高院判决江小白公司的再审请求成立,一审判决应予以维持。


至此,这起轰动全国、历时六年之久的知名商标无效宣告案以江小白公司大获全胜而尘埃落定。


三、结语


依申请的商标无效宣告行政程序是申请人与争议商标持有人之间的较量,不仅需要申请人行使举证责任,提供充足的证据来向商标局证明其无效主张,也需要争议商标持有人珍惜自己的答辩权利,提供有效证据反驳申请人的主张,保卫自己的商标权。


而在后续的行政诉讼中,行政诉讼法根据当事人的举证能力、所得利益等,规定了原告、被告和第三人各自要承担的举证责任。举证责任的分配取决于行政诉讼法保障行政相对人的合法权益的基本价值,也与行政诉讼用于复查行政行为的性质相关。相应地,负有举证责任的一方当事人在不能提供证据证明其主张时,将承担败诉的风险。


原则上,在行政诉讼程序中,无论无效宣告请求人是作为原告还是第三人,对于其提交在行政程序中没有提交过的新证据,都应当加以限制。通常,在行政诉讼程序中仅审查其在商标无效请求审查阶段提出的无效证据和理由,但通过江小白商标无效案可以看出,在实践中,法院为查明事实及行政阶段认定依据,运用了全面审查原则,在提交证据的程序问题上并没有对原告当事人和第三人进行严格限制,基本上从一审、二审直到再审阶段,都接受了无效宣告请求人和争议商标持有人提交的新证据并做出了评价。


因此,无论是商标持有人,还是意图对他人商标提出无效宣告申请的主体,都应当在日常商业经营中注意搜集和保存相应证据,才能在商标无效攻防战中给自己提供足够的弹药,毕竟打官司终究是以证据为王。




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